如何答复缺乏创造性的审查意见

发布:2014-08-06 17:01:34 阅读：4873

如何答复缺乏创造性的审查意见

每一个发明专利的申请都是申请人的智慧结晶，如何把这份智慧结晶变成智慧财产，是专利代理人的责任与使命。在华南所有一群专业而且经验丰富的专利代理工程师，他们对每一个发明专利申请都十分认真对待，全力以赴地进行前期检索、答审等工作，尽最大的努力使申请人的技术方案获得稳定而全面的授权保护。

案件背景

我司客户于2012年在中国提交了关于“基于手机的自行车测速及心率监测方法”的发明专利申请。在实质审查时，审查员检索到比较接近的三篇对比文件，审查员结合对比文件1、2、3及本领域公知常识，在第一、二次审查通知书中均认为本案件的权利要求1至8均不具备创造性，不符合专利法22条3款的规定。

代理工作

审查员结合对比文件1、2、3及本领域公知常识，初步定论本发明为不具备创造性。不过这些都是审查员的惯用手段，他通常会检索几篇相同技术领域的专利文献，拿公开文件的技术特征与本申请文件的技术特征进行粗略的对比，若感觉技术特征相似或效果等同，就认为本申请文件不具备创造性；接着，再利用本领域公知常识进行评判从属权利要求的创造性，例如：很多情况下都被审查员武断地这样认为：“在某某的对比文件及结合本领域公知常识，对本领域技术人员而言，是显而易见的，不具备突出的实质性特点和显著的进步。”

在这情况下，我司专利代理工程师卢春华采用“三步法”进行答辩:

第一步：确定最接近的现有技术；对比审查员给出的对比文件所公开的文件是否真的与本申请文件中的技术特征的技术效果相同或者等同。

第二步：确定区别特征和实际解决的技术问题；经过对对比文件1、2、3的分析得知，已经公开的技术特征所解决的技术问题与本申请文件的权利要求有部分相同重叠的，也有明显的区别。

第三步：判断发明是否显而易见；

（1）、判断所述区别特征是否为公知常识；

（2）、判断所述区别特征是否为与最接近的现有技术相关的技术手段；

（3）、判断所述区别特征是否为对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是否相同。

    经过对比分析后，在答复第一次审查意见时，承认审查员指出的部分观点，同时着重指出本申请文件的区别点，强调区别特征所产生的技术效果不是本领域普通技术人员容易想到的。然后把独立权利要求保护的范围进行适当的缩小，以增加审查员接受本发明创造性的可能性。然而在第二次审查意见中，审查员依然认为本申请的所有权利要求均不具有创造性，但是审查员在第二次审查意见中将每一条从属权利要求都进行了详细对比，这就引导卢工程师发现了在说明书实施例的描述公开了一个有创造性的实施手段；然后将该实施手段再提取并入独立权利要求中，再进一步将独立权利要求的保护范围进行缩小限定。

案件结果

在第三次审查意见中，审查员接受了这种修改方式，成功克服了审查员在一通、二通审查意见中所指出的创造性问题。在递交第三次意见陈述之后，本专利申请终于获得了授权。

案例点评

中国审查员对发明专利的实质审查有着固定的审查思维模式：（1）、检索具有近似技术特征的对比文件，（2）、简单对比技术特征产生的效果，（3）、再结合公知常识评判专利的“三性”问题。因此，在答复审查意见时，要结合对比文件及遵循“三步法”深入分析专利的“三性”问题，理性对待审查员对专利倾向性的判断，从说明书记载的内容中提炼有用证据，并进行适当的修改，让审查员接纳申请文件的修改。