一项发明专利的新颖性答辩
发布:2015-09-07 18:07:12 阅读：2068
一项发明专利的新颖性答辩
作者：技术总监 李玉平
案件背景
在接到专利名称为“一种抗痛风新药制剂”的第一次审查意见通知书，就看到如下审查意见：“由于权利要求1的技术方案已被对比文件公开，故权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性” 的审查意见，使我一下子紧张起来，我想这个案子恐怕是授不了权了。
众所周知，一件发明专利的独立权利要求没有新颖性，将预示着整个专利申请没有答辩余地，面临着放弃或被驳回的状况。
代理工作
本发明的审查意见写道：“该申请涉及一种抗痛风的药物制剂，经审查，现提出如下审查意见：权利要求1要求保护一种抗痛风新药制剂，采用“包括”这样的开放式表达方式，限定了宽泛的保护范围，意味着除了所记载的原料药以外，该制剂还可以含有其他任何种类用量的药材原料。对比文件1（CN
本代理人仔细阅读了审查员发出的审查意见正文，认真领会了审查意见的深刻含义，又找出原申请文件一一核对，发现一个重大问题：一般发明的新颖性是通过对比文件来比照的，总要有一个很强说服力的理由，此份申请虽然提供了对比文件，但对比文件中的中药原料药却有二十种之多，本发明申请的原料药却只有车前子、艾叶两种，在中药制剂的发明中，众多原料药的配伍会起到新的药理药效，对比之下，恰恰较少种的原料药，例如一剂、二剂药却能起到治疗一种特定病的效果，此药方本身就是一种创新，即具有新颖性。
因此，针对本篇申请，本代理人作了如下关于新颖性答辩：一种抗痛风新药制剂，关于权利要求1采用开放式“包括”的表达方式，限定了宽泛的保护范围，即表示发明的原料药中除有车前子、艾叶外，还有其它原料成分，如此成分和重量却被对比文件1的原料药车前子、艾叶交叉覆盖，因此，将权利要求1中用的开放式“包括”改为封闭式“由”，限定了保护范围，修改后的权利要求表明本发明的原料药中只有车前子和艾叶，没有其它原料成分，从而保证了权利要求1的新颖性。本意见陈述已得到审查员的认同，修改后的权利要求1重新具备了新颖性，一通答审递交不久，本申请即获授权。
案件点评
审查指南第二部分第十章
根据审查指南的规定，在本发明中，申请人实际想表达的是原料药中除了车前子、艾叶之外，别无其他成分，所以应该使用封闭式，而代理人出于帮申请人扩大保护范围之着想，将权利要求写为开放式，但审查意见恰恰发现了能够覆盖本发明开放式所涵盖的配方，而将开放式改为封闭式后，虽然缩小了保护范围，但一则也符合申请人的技术方案，二则也具备了新颖性，所以最终能够授权。以此可以看出，作为代理人，在化工专利申请的权利要求的撰写中，合理运用开放式和封闭式，既要为申请人设计出可能大的保护范围，又要想方设法的为申请人寻找到最佳的授权途径是至关重要的。
作者档案
李玉平，副研究员、中国首批专利代理人、全国专利代理人培训讲师、中华全国专利代理人协会“医药生物专业委员会”学术委员，现任东莞市华南专利商标事务所有限公司技术总监。
从事专利工作30余年，至今已代理专利2000多件，审阅专利4000多件，给企业讲课50多场，并在《中国专利代理》等国家级学术刊物上发表多篇论文。