浅析发明专利申请中新颖性答辩技巧

发布:2011-10-12 17:09:14 阅读：2077

    初接到一种抗痛风新药制剂的专利申请的第一次审查意见通知书，就看到了“……故权利要求1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。”众所周知，一件发明专利的主权没有新颖性，将预示着整个专利申请没有答辩余地，面临着放弃或被驳回的状况。
    本发明的审查意见写道：该申请涉及一种抗痛风的药物制剂，经审查，现提出如下审查意见：权利要求1要求保护一种抗痛风新药制剂，采用“包括”这样的开放式表达方式，限定了宽泛的保护范围，意味着除了所记载的原料药以外，该制剂还可以含有其他任何种类用量的药材原料。对比文件1（CN1178110A，1998年4月8日公开，参见权利要求1）公开了一种肺癌攻克剂1号内服药，其原料药包括车前子4-6g、艾叶4-6……。即艾叶与车前子的重量配比为1：0.667到1：1.5，与权利要求1中的限定的艾叶与车前子的配比范围相互交叉。因此权利要求1所要求保护的技术方案已被对比文件1所公开，故权利要求1不具有专利法第22条第2款规定的新颖性。
    仔细阅读了审查员发出的审查意见正文，认真领会了审查意见的深刻含义，又找出原申请文件一一核对，发现一个重大问题：一般发明的新颖性是通过对比文件来比照的，总要有一个很强说服力的理由，此份申请虽然提供了对比文件，但对比文件中的中药原料药却有二十种之多，本发明申请的原料药却只有车前子、艾叶，在中药发明中，众多原料药的配伍会起到新的药理药效，对比之下，恰恰较少种的原料药，例如一剂、二剂药却能起到治疗一种特定病的效果，此药方本身就是一种创新，即具有新颖性。
    因此，针对本篇申请，本代理人作了如下关于新颖性答辩：一种抗痛风新药制剂，关于权利要求1采用开放式“包括”的表达方式，限定了宽泛的保护范围，即表示发明的原料药中除有车前子、艾叶外，还有其它原料成分，如此成分和重量却被对比文件1的原料药车前子、艾叶交叉覆盖，因此，将权利要求1中用的开放式“包括”改为封闭式“由”，限定了保护范围，保证了权利要求1的新颖性。本意见陈述已得到审查员的认同，修改后的权利要求1重新具备了新颖性。

    李玉平